案情
作为××商标注册人，上海C集团公司以普通许可方式，许可其子公司A公司自2010年1月至2012年12月在生产的汽车后视镜上使用××注册商标。后A公司委托B公司为其定牌加工汽车后视镜，并在产品及包装盒上使用××注册商标，委托期限为2010年2月至12月，产品销售经营权归A公司。2010年10月，A公司与B公司续约，将定牌加工业务的委托期限延长至2011年12月，产品销售经营权仍归A公司；同时约定自2011年1月起，B公司在完成任务后可少量自主销售其定牌加工的产品。2010年11月初，B公司与某汽车厂签订销售合同，约定自2011年1月起向该厂供应使用××注册商标的汽车后视镜。11月9日，C集团公司以B公司侵犯其××注册商标专用权为由，向上海某工商分局举报。
争议
对于此案应如何处理，工商执法人员有3种不同意见。
第一种意见认为，B公司未经××商标注册人C集团公司许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的侵犯注册商标专用权行为。因为C集团公司许可A公司使用××注册商标的方式为普通许可，A公司不得在未经C集团公司同意的情况下，再许可B公司使用该注册商标。
第二种意见认为，B公司的定牌加工行为不构成商标侵权，但B公司自2011年1月起自主销售其定牌加工产品的行为，属于“即发侵权”，构成《商标法》第五十二条第（五）项所指的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为。《商标法实施条例》第五十条未能穷尽列举《商标法》第五十二条第（五）项所指的商标侵权行为，从最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号）第一条又列举了另外3种商标侵权行为，可以得到印证。此外，依照商业惯例，为了从2011年1月起能销售其定牌加工的产品，B公司势必会与销售商接洽签约，这可能影响C集团公司与客户签约的机会，挤占××商标注册人的市场份额，导致其利益受损。因此，B公司即将销售其定牌加工的产品的行为构成商标侵权。
第三种意见认为，B公司的行为不构成商标侵权。理由是：定牌加工中的商标使用不同于《商标法》意义上的商标使用。“即发侵权”行为在行政法领域不是一种违法形态，界定商标侵权行为应严格按照《商标法》、《商标法实施条例》以及有关司法解释中已有的明确规定，不得自行扩张解释。
笔者同意第三种意见。
分析
对于定牌加工领域商标侵权行为的界定，笔者认为应把握以下几点：
1.定牌加工中使用他人注册商标的行为不构成商标侵权。
根据《合同法》的规定，定牌加工合同的性质为承揽合同。承揽人加工带有他人注册商标的商品，并将加工成果交付给定作人，定牌加工产品的销售经营权归定作人，承揽人仅收取加工费用，其交付加工成果的行为不构成销售行为。定牌加工的产品上商标的实际使用者是定作人。承揽人在定牌加工的产品和包装上使用商标的行为，是加工行为的一部分，是在定作人的指示下进行的，是为了履行合同义务不得不进行的附带性使用，不构成《商标法》意义上的商标使用。
当然，如果定作人为非注册商标合法使用人，承揽人的定牌加工行为应另当别论。
2.“即发侵权”行为不构成商标侵权。
尽管B公司已和某汽车厂签订了销售合同，但并未实际销售其定牌加工的产品，仅仅是一种销售预备，类似于《刑法》中的“犯罪预备”，亦称作“即发侵权”。虽然根据《商标法》第五十七条的规定，商标注册人可向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施，但笔者认为，民法范畴内的侵权行为并不必然意味着其在行政法上具有违法性。行政执法应遵循“法无明文规定不处罚”的原则。B公司预备销售其定牌加工的产品的行为，并非《商标法》、《商标法实施条例》以及有关司法解释中明确规定的侵犯注册商标专用权的行为，执法人员不宜作扩张解释。因此，笔者认为本案中B公司的行为不构成商标侵权。
3.免责条款不能免除行政违法责任。
在定牌加工合同中常有这样的条款：“如果委托方委托生产的产品有任何法律问题，由委托方承担全部责任，加工方不负任何法律责任。”这就是通常所说的免责条款。有人认为，有了该条款，就不用追究定牌加工方的商标侵权责任。实际上，根据《合同法》的规定，合同中违反法律规定的条款属于无效条款，定牌加工方依然要承担商标侵权的民事责任。而且，只要定牌加工过程中出现商标侵权行为，不管双方当事人合同中有什么形式的免责条款，均不能免除定牌加工方商标侵权的行政责任。
相关链接
《商标法》
第五十七条
商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。
人民法院处理前款申请，适用《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条至第九十六条和第九十九条的规定。
《商标法实施条例》
第五十条　有下列行为之一的，属于商标法第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为：
（一）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；
（二）故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。
《合同法》
第二百五十一条 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第一条　下列行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：
（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；
（二）复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；
（三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。